2004年3月的某一天,我们接到M公司总经理给打来求助电话说,M公司的商标在台湾被一个台湾本地的公司抢先注册了,导致M公司出口到台湾的货客户不敢收。
我们接到电话后立即通过台湾智慧财产局的官方网站查询该商标的注册情况,该商标是在2023年12月25日申请,申请人是台湾S公司,目前商标处于申请中,还没有通过审查。我们发现这枚台湾商标跟M公司在国内的商标一模一样,指定商品也完全相同,难谓巧合,我们推断应该是知情且故意地抢先注册。我们告知了M公司我们的推断,建议先在公司内部调查S公司是什么来头。
M公司很快查到了S公司的法定代表人曾在2023年10月来考察工厂,表达过合作的意向。
根据我国台湾省法律规定,程序上,M公司作为商标真正的权利人,可以在该商标申请过程中(未公告)的状态下对该商标提出《申请案件审查意见书》,以阻止该商标注册。实体上,需要提供在该商标申请日之前已经在台湾使用过这个商标的证据材料,如果能够证明抢注商标的S公司曾经有过业务往来则可以加强阻止该商标注册的理由。因恶意抢注他人商标给权利人造成损失的,权利人有权提起诉讼主张经济赔偿。
据此,我们给出了解决方案:
一、立刻以M公司的名义在台湾提出新的商标注册申请。
二、左手打架,右手和谈:
左手:准备好提出《申请案件审查意见书》的证据材料,随时可以提出,以阻止S公司的注册申请。包括:
1、M公司商标在国内的商标注册证;
2、M公司商标知名度的证据材料,广告投放情况、销售数据、行业排名、荣誉证书等;
3、M公司商标在台湾的使用情况证明材料,例如合同、付款凭证、报关单、船单等;
4、M公司商标在台湾参展、投放广告、销售的合同及单据等;
5、S公司法定代表人来访及表达合作意向的证明材料。
右手:积极与S公司协商,要求其将该商标转回M公司。但只给对方一个星期的时间。
结果
S公司接到通知之后表示愿意归还商标,但在签署相关文书时支支吾吾、扭扭捏捏,各种理由拖延。用了两个星期的时间完成了全部商标转让材料的签署。
在此过程中,M公司与S公司还签署了一年的经销合同,在经销价格上给予了一定的优惠。
经过几个月的审查,目前,S公司抢注的商标已经转移注册在M公司名下。
启示:商标在域外被他人抢注了怎么办?
1. 我们首先要做的是立即学习了解当地的法律,寻找排除商标抢注行为的解决路径。在我国台湾省,根据争议商标所处的阶段不同,台湾法律给权利人不同的解决路径:(1)如果争议商标处于申请中,权利人可以提出《商标审查意见书》,以阻止该商标的注册;(2)如果争议商标处于初审公告期间,权利人可以提出《商标异议》;(3)如果争议商标处于已注册状态,权利人可以提出类似国内《商标无效宣告》申请。但是,无论如何,权利人要排除他人的抢注,证据是关键,一方面,要证明自身享有的权利;另一方面,要证明抢注者的行为存在违法性或不正当性。建议寻求知识产权专业律师的帮助。
2. 在排除抢注行为过程中积极与抢注者协商,用最小的代价获得相关权利的转让也是非常好的解决方案。
3. 排除他人的抢注行为属于亡羊补牢,不是上策。上策应该是权利人在使用商标的国家和地区提前布局,先注册。经此一事,M公司意识到商标国际注册的重要性,立刻委托专业律师事务所在全世界范围内申请注册商标。
在此提醒,走出国门的企业,一定重视知识产权的国际保护,提前主动布局。